|
СПЕЦИФИКА ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Н.С. Борщ-Компанеец А.В. Костин
Вопреки сложившейся экономической ситуации в стране процессы, связанные с созданием и использованием научно-технических разработок, все еще занимают весьма заметное место в отношениях хозяйствующих субъектов нашей страны. В связи с этим считаем целесообразным рассмотреть отдельные вопросы передачи прав на использование данных объектов, представляющие определенный интерес не только для патентных работников и потенциальных инвесторов, но и руководителей предприятий различных форм собственности, бухгалтеров и разработчиков объектов новой техники.
Как следует из разъяснения Минюста РФ №03-04-165-94 от30.05.94, для отнесения объектов к "научным произведениям" следует руководствоваться ст.6 закона РФ "Об авторском праве и смежных правах", в соответствии с которой существенным условием отнесения объекта к категории "научных произведений" являются: а) творческий характер результатов деятельности авторов; б) представление объекта в какой-либо объективной форме: письменной, устной и т.д.
Закон РФ "О науке и государственной научно-технической политике" в ст. 2 регламентирует понятие научной и научно-технической продукции как соответственно научного и научно-технического результата (продукта, содержащего новые знания или решения, зафиксированные на материальном носителе), предназначенного для реализации.
Как известно, право на использование объектов интеллектуальной собственности (ОИС), полученных в результате творческой деятельности, в том числе научно-технических разработок, передается на основе договора с правообладателем, т.е. ее владельцем.
ПРОБЛЕМЫ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ СОВМЕСТНЫМ ВЛАДЕНИЕМ РАЗРАБОТКИ
Опыт показывает, что на стадии заключения договора на выполнение научно-технических и опытно-конструкторских работ стороны по ряду причин вопросу о праве собственности на их результаты особого внимания не уделяют.
Привлекаемые для разработки проекта договора специалисты также не всегда заостряют внимание сторон на этой проблеме, переносят решение ее на будущие периоды, предлагая на момент подписания расплывчатые формулировки типовых договоров, или же привлекают в качестве варианта совместную собственность на эти результаты. По мере выполнения работ по договору актуальность данной проблемы все более и более возрастает, а нечеткие формулировки договора позволяют каждой из сторон трактовать одни и те же его положения в силу собственных представлений, что в конечном итоге неминуемо приведет к конфликту.
Для решения некоторых сиюминутных задач предприятий, например снижения стоимости выполняемых научно-технических работ за счет освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость, сторонами нередко заключается договор о совместной деятельности с распределением результатов соответствующим образом. Заказчик, как показывает практика, и не предполагает при этом возможности возникновения проблем с внедрением.
Приведенные ситуации наглядно иллюстрируются опытом отечественной корпорации, входящей в число наиболее солидных и крупных, которая в течение нескольких лет финансировала научно-технические работы, предполагая использовать их результаты в собственных интересах. С разработчиками или заключался договор о совместной деятельности, или в тексте типового договора на выполнение научно-технических работ корпорация по своей инициативе относила на более поздний период решение вопроса о распределении прав на результаты выполненных работ. К моменту завершения работ отдельные исполнители, имеющие более-менее благоприятное финансовое положение, заняли жесткую позицию в отношении заказчика работ, желая или самостоятельно распоряжаться результатами или, настаивая на размещении заказов на изготовление продукции на определенных предприятиях, производственные мощности и уровень производства которых заказчика работ не устраивали.
Кроме того, рекомендации Миннауки РФ и ГКНТ позволяют при заключении договора на выполнение научно-технических работ учитывать наличие у разработчика так называемой предшествующей (накопленной) интеллектуальной собственности и дают основания претендовать на совместное владение результатами.
Действительно, совместная собственность на результаты научно-технической деятельности более полно учитывает интересы разработчика, а его материальная заинтересованность в результатах освоения объекта в значительной степени сказывается на сроках и эффективности внедрения. Вместе с тем следует учитывать и реальную вероятность возникновения конфликтных ситуаций между отдельными совладельцами, имеющими собственные представления о механизме и условиях введения ее в хозяйственный оборот.
В соответствии с действующим законодательством коммерческое использование объектов ИС, находящихся в совместной собственности, возможно лишь при условии согласия всех совладельцев, в связи с чем при бескомпромиссной позиции одного из них до подписания договора об условиях их использования, на практике до дела не всегда доходит.
В этой связи следует рекомендовать, или же изначально определять лишь одного владельца разработки, или, по крайней мере, на начальной стадии использования передать права в части продвижения ее на рынок третьему лицу, например, по договору доверительного управления. В соответствии со ст. 1013 Гражданского кодекса РФ исключительные права могут являться объектом доверительного управления. Отдельные специалисты (см. "Патенты и лицензии" № 9, 1998) уже обратили внимание на перспективы использования договора доверительного управления в отношении товарных знаков, однако, в отношении объектов промышленной собственности (изобретения и др.) привлечение этого вида договоров сдерживается отставанием патентного законодательства РФ от гражданского.
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ - ОСНОВА НАДЕЖНОСТИ ДОГОВОРА
До недавнего времени как таковую проблему подтверждения прав на созданную разработку не относили к числу актуальных. До сих пор значительное число патентных работников не усматривает в ней особых трудностей. Однако печальный опыт целого ряда довольно солидных фирм свидетельствует о необходимости рассмотреть этот вопрос более пристальным образом.
В отечественной практике имел место ряд случаев заключения договора на использование объекта интеллектуальной собственности с авторами разработки, ее разработчиком или лицом, являющимся лишь ее совладельцем.
Следует учитывать, что понятия "автор" разработки и "организация-разработчик" не совпадают с понятием "собственник", а правом использования результатов научно-технической деятельности по существующему законодательству обладает заказчик научно-технических работ, если в договоре на ее создание не оговорено иное. Помимо этого при совместной собственности передача прав на использование объекта может иметь место лишь при согласии на это всех совладельцев.
В этой связи еще на стадии переговорного процесса принимающая сторона должна тщательно проверить всю документацию правообладателя, подтверждающую наличие у него прав собственности. В тексте же заключаемого договора на использование объекта следует предусмотреть ответственность передающей стороны за возможные нарушения исключительных прав третьих лиц в случае реализации данного договора.
В значительной степени проблему подтверждения прав снимает регистрация разработки в качестве объекта авторского права в Российском авторском обществе или Российском агентстве по правовой охране программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем, или же получение патентной защиты как на разработку в целом, так и на отдельные ее элементы.
ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПАТЕНТОВАННОГО РЕШЕНИЯ
По сравнению с охраной объектов в режиме авторского права запатентованные разработки имеют ряд преимуществ, в том числе и налогового характера в связи с освобождением патентно-лицензионных операций от уплаты налога на добавленную стоимость.
Полученный охранный документ (свидетельство, патент) в определенной степени облегчает и постановку объекта на бухгалтерский учет в качестве нематериальных активов в составе имущества предприятия.
Однако следует учитывать, что договор на использование запатентованного решения (изобретение, полезная модель, промышленный образец или селекционное достижение) в обязательном порядке должен регистрироваться соответствующим органом и без такой регистрации считается недействительным.
Необходимость учета данной нормы целесообразно проиллюстрировать конкретной ситуацией из отечественной практики.
Зарубежный инвестор создал совместное предприятие с отечественным научно-производственным предприятием. В качестве вклада российская сторона внесла интеллектуальную собственность в виде изобретений, на которые прежде были поданы заявки в Российское патентное ведомство и получены по ним положительные решения.
Стороны заключили договор об уступке права на получение патентов по этим заявкам, копии решений были переданы по акту приемки-передачи, которые приобщили к документам, необходимым для регистрации СП в Минэкономики РФ. Однако, российский участник СП договор об уступке в Роспатенте, как это необходимо в соответствии с Патентным законом РФ, не зарегистрировал. По инициативе зарубежного участника СП спустя некоторое время были осуществлены действия, необходимые для оформления отношений должным образом, однако выяснилось, что наши соотечественники, не ставя в известность зарубежного участника СП, уступили изобретения третьему лицу, зарегистрировав на этот раз соответствующие соглашения надлежащим образом.
В этой связи хозяйствующие субъекты должны учитывать особенности патентного законодательства тех стран, где они осуществляют хозяйственную деятельность.
ПЕРЕДАЧА РАЗРАБОТОК В РЕЖИМЕ НОУ-ХАУ
Активно практикуемая в отечественной практике форма передачи различных разработок, в виде секретов производства (ноу-хау) имеет ряд особенностей, которые, к сожалению, не всегда принимаются во внимание специалистами.
Нормативным документом, содержащим требования к ноу-хау, является ст.151 Основ Гражданского законодательства Союза ССР и республик. В качестве методологического материала для определения возможности отнесения конкретной разработки к категории ноу-хау следует рекомендовать "Инструкцию о порядке работы по продаже лицензий и оказанию услуг типа инжиниринг", Госкомизобретений, 1979.
К сожалению, Гражданский кодекс РФ не регламентирует понятие ноу-хау как таковое и, вместе с тем, его ст.139 определяет в качестве объекта коммерческую и служебную тайну, характеризуя его практически идентично определению ноу-хау в Основах гражданского законодательства... Это не позволяет надеяться на включение ноу-хау в текст очередной части Гражданского кодекса; вместе с тем именно данное понятие содержится в текстах бухгалтерских и налоговых документов. В этой связи нельзя полностью исключить вероятность нареканий в адрес предприятий, отразивших служебную тайну в составе имущества предприятия, со стороны налоговых органов. С другой стороны, в перспективе, как уже отмечалось, весьма реальна вероятность и того, что ноу-хау не будет "узаконено" Гражданским кодексом.
Поэтому предлагается в тексте договоров на передачу прав использования данных объектов в названии договора, преамбуле и предмете договора использовать двойную терминологию из Гражданского кодекса и Основ...
Аналогичный подход должен иметь место и при оформлении разработки в виде ноу-хау на самом предприятии.
На практике предприятия нередко пренебрегают необходимостью оформления разработки в качестве ноу-хау в соответствии с требованиями законодательства РФ и не утруждают себя кропотливым и скрупулезным оформлением необходимой документации, не обременяют сотрудников соблюдением на предприятии должного режима секретности в отношении данной разработки. В качестве возможных последствий подобного подхода можно указать на вполне реальную вероятность предъявления претензий со стороны налоговых органов, осуществляющих проверку деятельности предприятия, или от получающей стороны - за нарушение условий конфиденциальности.
Действительно, передача результатов научно-исследовательских работ для использования третьими лицами нередко осуществляется путем заключения беспатентного лицензионного договора на передачу ноу-хау. В соответствии с установленной примерной (типовой) формой этого договора на стороны накладываются взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности, как в отношении условий этого договора, так и в отношении технической или иной сущности самого объекта, а также предусматриваются санкции за несоблюдение этого режима. Подобные действия получающей стороны, по сути, являются недобросовестным партнерством, но с юридической стороны у нее имеются определенные возможности поправить свое материальное положение с помощью владельца ноу-хау.
К настоящему времени подобные прецеденты в отечественной практике нам не известны, но исключить вероятность их возникновения не представляется возможным, в связи с чем, еще раз считаем необходимым обратить внимание на серьезность данной проблемы.
Помимо этого представляется целесообразным осуществлять передачу прав на использование научно-технических разработок, не требующих введения на предприятиях специального режима конфиденциальности, в режиме авторского договора.
Известно, что ни само ноу-хау, ни договор на право его использования в соответствии с российским законодательством не подлежат регистрации. Однако в законодательстве отдельных республик бывшего СССР на этот счет имеются определенные нюансы, которые необходимо учитывать на практике. Например, в соответствии с Порядком регистрации лицензионных договоров Казахстана, договор на передачу ноу-хау регистрируется в Казпатенте.
ВЗЯТЫЕ РАНЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА - ПРЕПЯТСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА ИС
Известно, что в отношении объема передаваемых прав на использование объектов интеллектуальной собственности договора подразделяются на исключительные и простые (неисключительные). В соответствии с условиями договора на уступку исключительных прав передающая сторона на срок договора лишается возможности передачи прав на использование этого объекта третьим лицам. С позиций принимающей стороны подобный подход наиболее предпочтителен, поскольку позволяет осуществлять единую политику по введению объекта в хозяйственный оборот, в связи с чем принимающая сторона стремится получить по договору максимально широкий объем прав.
Однако, зачастую контакту правообладателя с партнером, способным обеспечить реальное использование объекта, предшествовал ряд неудачных его попыток установить подобные отношения с третьими лицами. Нередко правообладатель вполне искренне заблуждается, считая, что несложившиеся отношения с предыдущими партнерами по введению ОИС в хозяйственный оборот освобождают его от ранее взятых обязательств. Однако, в случае последующей успешной реализации разработки на рынке, несостоявшиеся партнеры нередко заявляют о переданных им в свое время исключительных и иных правах, предъявляя финансовые претензии.
Патентование разработки решает данную проблему, поскольку при регистрации договора патентное ведомство в охранном документе делает соответствующую отметку. В случае же беспатентных лицензий или авторских договоров принимающей стороне следует получить максимум информации о предыдущей деятельности правообладателя в части коммерческого использования разработки.
В процессе продвижения разработок собственными силами правообладателям рекомендовать следует более активно привлекать так называемые предварительные или опционные договоры, в соответствии с условиями которых разработка передается принимающей стороне лишь для апробации, а в случае ее успеха предполагается заключение традиционного договора.
ВЫВОДЫ
1.Заключению договора на использование интеллектуальной собственности должна предшествовать серьезная проверка (аудит) прав собственности.
2.Оформление разработки в качестве ноу-хау при использовании на собственном предприятии или передаче документации для использования должно осуществляться с учетом как гражданского, так и налогового законодательств.
3.При введении объектов интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот владельцу объекта более активно следует привлекать предварительный договор и договор доверительного управления.
4.Совместная собственность на результаты выполненных научно-исследовательских работ вызывает определенные трудности дальнейшего использования их в коммерческих целях.
5.При передаче прав на использование запатентованных решений самое пристальное внимание сторонам следует уделять соблюдению норм патентного законодательства.
Copyright © РУСАУДИТ
|
